Передача товарного знака

Товарный знак (ТЗ) – это нематериальный актив, на котором можно зарабатывать, предоставляя его во временное пользование заинтересованным лицам за денежное вознаграждение.

Также ТЗ можно продать и получить единоразовую денежную компенсацию за передачу прав.

Чтобы сделка с товарным знаком была правомерной и не нарушала ваших интересов, правильно составляйте договор.

Передача прав на товарный знак – это передача прав на что

Конкретизируем, что такое «товарный знак», чтобы понимать, на что собственник передает права другому лицу.

Товарный знак – это зарегистрированное в Роспатенте средство индивидуализации бренда, бизнеса или товара.

В качестве ТЗ регистрируют:

• логотип;
• никнейм;
• бренд;
• название фирмы;
• доменное имя сайта;
• фирменный лозунг или слоган;
• этикетку;
• вымышленного персонажа.

Для чего передают права на товарный знак

Вот 2 распространенные причины, почему предприниматель или собственник крупного бизнеса передает полномочия на объект интеллектуальной собственности.

1. Закрытие бизнеса или переход на выпуск другого товара / оказание иной услуги.

Например, собственник ТЗ «Сладкий сон» перестал заниматься выпуском постельного белья и перешел на производство мебели. Старый товарный знак ни по смыслу, ни по классу МКТУ не подходит для мебели. Поэтому уместна продажа ТЗ «Сладкий сон», и регистрация нового знака для мебельного бизнеса.

2. Расширение бизнеса для пассивного дохода. Частичная передача прав по лицензионному договору или соглашению франчайзинга дает партнеру право вести бизнес, используя ваш бренд, фирменный стиль взамен за ежемесячное вознаграждение.

Кому можно передать права на товарный знак

Понятие «товарный знак» тесто связано с предпринимательством, ведением бизнеса и извлечением прибыли, поэтому зарегистрировать на себя ТЗ могут только:

• самозанятые;
• индивидуальные предприниматели;
• юридические лица.

Любое соглашение на передачу (отчуждение) прав на товарный знак можно заключить только с лицом, относящимся к одной из перечисленных категорий.

Передача исключительных и неисключительных прав на товарный знак

Владелец прав на товарный знак может передать другому лицу:

• исключительное право пользования ТЗ;
• неисключительное право пользования ТЗ.

Передача исключительных прав на товарный знак означает, что после подписания соглашения первоначальный собственник больше не сможет использовать ТЗ в своих интересах. Владелец навсегда отказывается от притязаний в пользу другого лица за единовременное денежное вознаграждение. Передачу исключительных прав фиксируют договором отчуждения (уступки, продажи).

Передача неисключительных прав на товарный знак означает, что владелец передает второму лицу только часть полномочий. Объем таких полномочий, а также сумму денежной компенсации прописывают в документе. Передачу неисключительных прав фиксируют в договоре франчайзинга или лицензии.

Общие требования к договорам на передачу прав на ТЗ

Порядок заключения договора на передачу товарного знака установлен статьей 1232 Гражданского Кодекса России. Документ регистрируется в Роспатенте.

Чтобы в ФИПС зарегистрировали соглашение, оно должно:

• быть составлено в письменном виде – устные договоренности юридической силы не несут;
• содержать сумму денежного вознаграждения, если объект интеллектуальной собственности передают возмездно;
• описывать существенные условия – для каждого вида договора это свои условия, например, предмет соглашения, срок и территория действия документа, способы использования ТЗ, обстоятельства досрочного расторжения.

Как только документ готов и подписан сторонами, собственник товарного знака и лицо, которое желает перенять права, подают заявление в ФИПС, прикладывая один из документов на выбор:

1. подписанное обеими сторонами соглашение;
2. подписанное обеими сторонами заявление на передачу прав.

Регистрация документа в Роспатенте занимает 2 месяца. Эксперты ФИПС изучают договор и вносят данные в реестр. После регистрации в реестре Роспатента появляется запись о передаче прав.

На заметку!Если одна из сторон поменяет реквизиты, она обязана подать корректировку в ФИПС. При недействительных реквизитах соглашение теряет силу.

Как определить цену прав на товарный знак

В возмездном договоре указывают сумму денежного вознаграждения за права на товарный знак. Чтобы не продешевить, рекомендуем обратиться к оценщику бюро ГК «Первоисток». Консультация специалиста поможет:

• определить стоимость товарного знака на момент заключения соглашения;
• спрогнозировать, как изменится ценность ТЗ в ближайшие 3-5 лет.

На основании полученных расчетов вы поймете, какую сумму вознаграждения попросить у партнера.

Виды договоров для передачи товарного знака

Рассмотрим каждый тип подробнее.

Договор отчуждения

Договор отчуждения (уступки) заключают, когда правообладатель намерен полностью избавиться от прав на товарный знак, например, из-за закрытия бизнеса или ребрендинга. Это аналог договора купли-продажи. При подписании такого документа исключительные права на товарный знак / знак обслуживания в полном объеме переходят другому лицу.

На заметку! Можно заключить договор отчуждения прав только на отдельный класс МКТУ, а не на все классы в отношении которых зарегистрирован товарный знак.

Например, вы заранее зарегистрировали бренд «Спортивное счастье» для одежды (25 класс) и спортивного оборудования (28 класс). У вас хорошо пошел бизнес по производству одежды, а вот с продажами снаряжения дела обстоят не очень. Вы закрываете магазин спортивного инвентаря, а права на использование товарного знака «Спортивное счастье» по классу МКТУ 28 – продаете, оставляя себе возможность пользоваться ТЗ для класса 25. Такой маневр разрешен законодательством, но смена правообладателя не должна вводить в заблуждение клиентов.

Также можно «распродать» разные классы МКТУ разным покупателям: одно лицо может купить право на ТЗ в определенном классе МКТУ.

Процедура оформления договора отчуждения

Чтобы продать исключительные права на товарный знак, нужно пройти процедуру из 4 шагов:

1. составить текст соглашения;
2. оплатить госпошлины – оплачивает либо старый правообладатель, либо новый;
3. собрать документы для Роспатента – подготовить заявление о регистрации сделки, приложить чек об оплате пошлины и приложить соглашение;
4. получить ответ Роспатента.

После завершения каждая сторона получает по экземпляру договора отчуждения (третья копия остается в ФИПС), уведомление о регистрации и приложение к действующему свидетельству на товарный знак.

На заметку! Предприниматель может оформить передачу прав на ТЗ на стадии регистрации заявки в Роспатенте. Для этого нужно передать заявку, отправив заявление и оплатив госпошлину

Лицензионный договор

Лицензионный договор заключают, когда правообладатель (лицензиар) не желает отказываться от исключительных прав на товарный знак и намерен продолжать выпускать маркированные этим знаком товары. Лицензионное соглашение позволяет зарабатывать на предоставлении партнеру (лицензиату) права выпуска продуктов под вашим ТЗ.

Пример: вы владелец ТЗ «Молочная ферма» и хотите заключить лицензионный договор с другим молочным заводом. В документе стоит указать, что вы по-прежнему остаетесь собственником ТЗ, но предоставляете партнеру временную возможность выпускать продукцию под маркой «Молочная ферма», соблюдая установленные вами стандарты качества. Требование соблюдения лицензиатом разработанных лицензиаром норм установлено законом – пунктом 2 статьи 1489 ГК РФ.

На заметку! Другое название лицензионного договора – договор аренды / использования товарного знака.

Виды лицензионных договоров

Лицензионный договор может быть двух видов:

1. исключительной лицензии;
2. неисключительной лицензии.

Исключительная лицензия запрещает собственнику товарного знака заключать лицензионный договор с кем-либо еще, кроме уже выбранного лица.

Неисключительная лицензия оставляет за лицензиаром право предоставлять лицензию на использование товарного знака неограниченному кругу лиц.

Что указать в лицензионном договоре

В лицензионном договоре прописывают:

• вид лицензии – исключительная или неисключительная;
• вид услуг / товаров, для индивидуализации которой лицензиат планирует использовать ТЗ;
• способ использования лицензиатом товарного знака – операции, которые не войдут в пункт, будут являться нарушением сделки;
• нормы качества продукции / услуг, которую лицензиат планирует индивидуализировать указанным ТЗ;
• территорию действия лицензии – можно указать как всю территорию России, так и отдельный регион страны;
• срок действия лицензии – если в документе не указать точного срока, по законодательству лицензия будет действовать 5 лет;
• сроки и форму предоставления отчетности лицензиару о характере использования товарного знака в отчетном периоде – конкретный срок можно не указывать, если внести пункт «по требованию лицензиара»;
• размер и порядок перечисления денежного вознаграждения за лицензию;
• условия и порядок досрочного расторжения договоренности;
• порядок возмещения ущерба и привлечения к ответственности одной из сторон, нарушившей условия.

Партнеры могут прописать дополнительные условия соглашения в рамках ранее оговоренных обязательств.

На заметку! Во время действия лицензионного договора собственник товарного знака может продать свои права другому лицу. Лицензионный договор не теряет силу, просто лицензиат предоставляет отчеты об использовании товарного знака новому владельцу

Процедура оформления лицензионного договора

Оформление лицензии состоит из 3 шагов:

1. разработка и согласование сторонами сделки;
2. уплата госпошлины;
3. передача документов в Роспатент для регистрации – договор передают в трех экземплярах, к нему прикладывают заявление и чек об оплате пошлины.

Спустя 2-3 месяца ФИПС выдает заявителям уведомление о регистрации предоставления прав.

На заметку! Если после подписания соглашения и его регистрации в Роспатенте стороны решили изменить условия сотрудничества, они составляют дополнительное соглашение, подписывают его и регистрируют в ФИПС.

Сублицензионный договор

Сублицензионный договор – это соглашение, заключенное между лицензиатом и третьим лицом для передачи последнему части прав на пользование ТЗ, описанных в лицензии. Такой договор может быть заключен только с согласия лицензиара, а объем прав на товарный знак у третьего лица не должен превышать объем полномочий лицензиата. Также сублицензионный договор:

• не должен превышать срок действия основной лицензии;
• устанавливает порядок взаимодействия между лицензиатом и третьим лицом, при этом ответственность перед лицензиаром несет лицензиат, с которым тот связан договоренностями.

Сублицензионный договор заключают, чтобы иметь возможность правомерно использовать интеллектуальную собственность без прямого взаимодействия с правообладателем.

Договор франчайзинга

По договору франчайзинга (коммерческой концессии) правообладатель передает партнеру не только право использовать товарный знак, но и производить продукцию по такой же технологии. Фактически пользователь франчайзинга (франчайзи) получает готовую модель бизнеса под ключ.

Примеры коммерческой концессии: сеть кафе «Шоколадница», транспортная компания «CDEK», магазины «Fix Price».

Владелец ТЗ (франчайзер) информационно поддерживает франчайзи и консультирует его по ведению бизнеса, так как заинтересован в финансовом успехе партнера – получает процент от дохода. Франчайзи в свою очередь обязан соблюдать условия договора: оформлять помещение только в фирменном цвете основной компании, производить продукт строго по технологии производителя и поддерживать клиентский сервис на таком же высоком уровне, как и сам франчайзер.

На заметку! Если вы владелец известного бренда, желаете расшириться с минимальными затратами и получать пассивный доход – рекомендуем рассмотреть франшизу. Все заботы по открытию нового филиала по договору берет на себя партнер, а с вас – только подробное описание модели бизнеса, технологического / производственного процесса, консультационное сопровождение.

Что указать в договоре франчайзинга

В договоре франчайзинга указывают:

• размер паушального взноса – сумма единоразовой выплаты при покупке франшизы;
• процент выплат (роялти) от полученной прибыли в месяц в пользу франчайзера;
• территория действия договора;
• права и обязанности сторон;
• порядок привлечения к ответственности в случае нарушения условий сделки;
• срок действия и условия досрочного расторжения;
• иные договоренности, принятые сторонами.

Спустя 2 месяца со дня подачи документов Роспатент отправляет уведомление о регистрации.

Процедура оформления договора франчайзинга

Процедура состоит из 3 шагов:

1. подготовка и согласование сторонами текста документа;
2. оплата пошлины;
3. подача документов в Роспатент (заявление, квитанция об уплате пошлины, договор франчайзинга в трех экземплярах).

Договор залога на товарный знак

Если товарный знак стоит на балансе и имеет оцененную по рыночному или доходному способу стоимость, им можно воспользоваться в качестве залога по кредитному договору. Пока кредит открыт, собственник товарного знака распоряжается им как обычно по своему усмотрению. Товарный знак переходит в собственность банка, только когда заемщик не может выполнить условия по кредиту.

На заметку! В России действует программа поддержки МСП, по которой предприниматель может получить кредит на льготных условиях под залог нематериальных активов. Договор залога может оформлять только ИП или юридическое лицо, на чье имя оформлен товарный знак.

Что указывают в договоре залога

В договоре залога указывают:

• предмет договора;
• стоимость товарного знака как залога;
• условия перехода ТЗ к залогодержателю;
• срок исполнения обязательств.

Порядок регистрации договора залога на товарный знак такой же, как и в случае регистрации других типов соглашений.

3 частые причины для отказа в регистрации передачи прав на товарный знак

Роспатент отказывает в регистрации, если:

1. договор не соответствует требованиям закона;
2. товарный знак оказался не зарегистрированным;
3. новый собственник планирует использовать товарный знак для идентификации продукции, которая может ввести в заблуждение покупателей.

Регистрация договора передачи прав на товарный знак в бюро «Первоисток»

Когда клиенты пытаются самостоятельно составить и зарегистрировать договор в Роспатенте, они подвергаются риску:

• эмоционального давления со стороны недобросовестного партнера, который обманным путем может заставить указать невыгодные пункты;
• отказа в регистрации договора в Роспатенте из-за неграмотно составленного документа;
• потери денежных средств – при отказе в регистрации Роспатент не возвращает уплаченную госпошлину.